Í vörumerkjaskrá eru nú á milli 50 og 60 þúsund vörumerkjaskráningar sem hafa verið birtar opinberlega. Skráningarnar stofna vörumerkjarétt skv. vörumerkjalögum og þar sem samkeppnisaðilum er ætlað að virða þann rétt eru ákvarðanir teknar daglega á grundvelli þess sem skráin hefur að geyma. Eigendur vörumerkja og atvinnulífið þurfa samræmi og fyrirsjáanleika í skráningarframkvæmd til að auðvelda slíkar ákvarðanir.
Við skoðun á umfangi réttarverndar sem hver skráning veitir verður þó aldrei hjá því komist að framkvæma ákveðið mat og þurfa samkeppnisaðilar þá að hyggja að ýmsu. Eitt er skilyrði 4. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 um vöru- og/eða þjónustulíkingu.
Í vörumerkjalögunum frá 1903 var gert ráð fyrir því að einkaréttur samkvæmt skráningu á myndmerkjum tæki til allra vörutegunda ef annað var ekki sérstaklega tilgreint. Augljóst er að nútíma viðskiptalíf gæti ekki búið við svo víðtæka vernd enda hafa ýmsar breytingar orðið á lögum og lagaframkvæmd sem miða að því að afmarka umfang verndarinnar.
Með gildistöku vörumerkjalaga nr. 47/1968 varð skylt að skrá vörumerki í ákveðna flokka í samræmi við flokkaskrá er fylgdi reglugerð. Var skráin í samræmi við svonefndan NICE-samning um skráningu vörumerkja. Flokkuninni var meðal annars ætlað að gera vörumerkjaskrá aðgengilegri og afmarka vernd. Nú eru flokkarnir 45, 34 vöruflokkar og 11 fyrir þjónustu.
Eigendur skráninga vilja oft öðlast sem víðtækasta vernd á grundvelli skráninga sinna og því voru lengi lagðar inn umsóknir um skráningu vörumerkja fyrir „allar vörur“ og „alla þjónustu“ í nánar tilgreindum flokkum. Eftir gildistöku vörumerkjalaga nr. 45/1997 hefur ekki verið mögulegt að orða vörulista á þann hátt og í greinargerð með lögunum er að finna sjónarmið um nákvæmni í vöru-/þjónustulistum.
Í framkvæmd hefur þó verið talið heimilt að skrá vörumerki fyrir „class heading“ eða yfirskriftir flokka. Einkaleyfastofan hefur staðfest með 16 ára framkvæmd að tilskilinni nákvæmni í tilgreiningu á vöru/þjónustu sé náð með því orðalagi. Spurningin um nákvæmni er þó ekki sú eina sem vaknar varðandi notkun yfirskrifta. Önnur snýr að verndarsviði þeirra fjölmörgu skráninga sem fela í sér yfirskriftir en Einkaleyfastofan hefur túlkað þær skráningar þannig að þær gefi víðtækustu mögulegu vernd.
Undanfarin ár hefur umræða um vörumerkjaskráningar sem ná til yfirskriftar flokka verið áberandi í Evrópu enda framkvæmd nokkuð mismunandi á milli landa. Árið 1996 hóf Evrópuskrifstofa um vörumerki, OHIM (The Office of Harmonization for the Internal Market), að skrá vörumerki sem giltu í öllum aðildarlöndum Evrópusambandsins. Fram til 2012 var heimilt að leggja þar inn umsóknir um skráningu vörumerkja fyrir yfirskriftir flokka og var talið að skráningarnar veittu vernd fyrir allar vörur/þjónustu í þeim flokkum sem tilgreindir voru.
Þar sem yfirskriftir flokka fela í sér almenna lýsingu á þeirri vöru/þjónustu sem fellur í hvern flokk vaknaði sú spurning hvort slíkar yfirskriftir feli í sér nógu nákvæma tilgreiningu.
Eftir að dómur gekk í júní 2012 í máli C-307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks vegna vörumerkisins IP TRANSLATOR breytti OHIM framkvæmd sinni og er nú farið fram á að umsóknum um skráningu vörumerkja sem tilgreina yfirskriftir flokka fylgi listi yfir vörur/þjónustu sem falla í hvern flokk (skv. flokkaskrá NICE eru vörur/þjónusta birt í stafrófsröð) eða nákvæm tilgreining á þeim vörum/þjónustu sem umsókninni er ætlað að ná yfir. Þróunin er því í átt að meiri nákvæmni.
Með IP TRANSLATOR dómnum hefur ákveðnum spurningum um umsóknir/skráningar sem tilgreina aðeins yfirskriftir flokka verið svarað en fleiri hafa vaknað. Óhætt er að segja að umræðan um nauðsynlega nákvæmni vöru-/þjónustulista sé fjörleg og henni er ekki lokið. Ekki hefur verið birt opinber tilkynning um breytingar á framkvæmd hér á landi. Í því sambandi er ástæða til að hafa í huga að tilefni og forsenda IP TRANSLATOR málsins var áhersla á samræmda framkvæmd í Evrópusambandinu varðandi vöru-/þjónustulista og mat á umfangi verndar vörumerkjaskráninga. Yfirlýstur tilgangur vörumerkjatilskipunar 2008/95/EC er um samræmingu löggjafar um vörumerki í aðildarríkjum sambandsins og vegna aðildar Íslands að EES er skylt að laga vörumerkjalögin að tilskipuninni upp að vissu marki.
Á Íslandi er staðan sú eins og fyrr segir að Einkaleyfastofan hefur talið að yfirskriftir flokka fullnægi kröfu um nákvæmni. Vörumerkjaskráin hér á landi inniheldur fjölda slíkra skráninga og hafa þær verið túlkaðar þannig að þær nái yfir allar vörur/þjónustu í viðkomandi flokki. Þeirri framkvæmd verður væntalega ekki breytt nema með formlegri ákvörðun og þá án afturvirkni.
Nýlegur úrskurður áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar frá því í janúar 2013 í máli nr. 1/2012 varðar gildissvið skráninga sem ná til yfirskrifta flokka. Ákvörðun var tekin um að leggja inn andmæli gegn skráningu á vörumerki sem gildir fyrir yfirskriftir 41. og 42. flokks (þjónusta) með tilvísun til eldri skráninga í eigu andmælanda sem gilda einnig fyrir yfirskrift 42. flokks.
Einkaleyfastofan hafnaði andmælunum en staðfesti þá framkvæmd sem verið hefur frá árinu 1997 um að yfirskriftir flokka veiti víðtækustu mögulegu verndina. Í úrskurði Einkaleyfastofunnar segir að yfirskrift flokka „sé víðtækust og taki til alls þess sem fallið getur undir flokkinn.“
Á þeim forsendum var talið að þjónustulíking væri fyrir hendi í 42. flokki.
Andmælunum var þó hafnað af öðrum ástæðum og því var niðurstöðunni áfrýjað til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Áfrýjandi vonaði að forsendur um mat á merkjalíkingu yrðu breyttar en hann átti alls ekki von á því að önnur niðurstaða yrði um mat á verndarsviði samkvæmt yfirskrift 42. flokks.
Í úrskurði nefndarinnar er ekki komið inn á fyrrnefnda staðfestingu Einkaleyfastofunnar um túlkun á verndarsviði yfirskriftar flokka. Forsendur í úrskurði nefndarinnar bera að auki með sér að nefndin virðir ekki vörumerkjarétt þann sem skráningar aðilanna veita andstætt við Einkaleyfastofuna sem hafði staðfest að „þrátt fyrir að umsækjandi noti merkið fyrir tiltekna þjónustu verður ekki fram hjá því litið að merkið er skráð fyrir yfirskrift flokksins.“
Niðurstaða áfrýjunarnefndar byggist hins vegar á ætlaðri notkun á hinu andmælta merki og notkun á merki andmælanda en ekki skráningunum eins og þær eru birtar í vörumerkjaskrá.
Hér fyrr var nefnt að vörumerkjaskráningar veita vernd skv. lögum og þær eru birtar opinberlega. Verndarsvið skráninganna er metið skv. því sem kemur fram í vörumerkjaskrá. Nefndin er úrskurðarnefnd og skv. vörumerkjalögunum er henni ætlað að túlka verndarsvið þeirra tugþúsunda vörumerkjaskráninga sem þar eru birtar opinberlega.
Forsendur í úrskurði Einkaleyfastofunnar um yfirskriftir flokka áttu ákveðið erindi inn í þá umræðu sem nú fer fram í Evrópu en forsendur áfrýjunarnefndar vekja hinsvegar fleiri spurningar en þær svara.
IP TRANSLATOR dómurinn gefur ákveðnar leiðbeiningar. Sumir telja að hann hafi jafnvel flækt stöðuna varðandi yfirskriftir flokka en hvaða skoðun sem menn kunna að hafa á því er ljóst að umræðunni hefur verið beint í ákveðinn farveg, þörf er á samræmi og fleiri dómar munu ganga í Evrópu. Í nýlegum dómi dómstóls á fyrsta dómstigi í Evrópu Present-Service Ullrich GmbH & Co KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) T-66/11 frá því í janúar 2013 reyndi meðal annars á túlkun á verndarsviði yfirskriftar 35. flokks. Talið var að skráningin næði yfir alla þjónustu í þeim flokki og var niðurstaðan byggð á sjónarmiðum um réttaröryggi og fyrirsjáanleika skv. forsendum dómsins. Sú áhersla er í samræmi við þær þarfir viðskiptalífsins sem nefndar voru í upphafi greinarinnar.